Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2026 року
м. Київ
справа № 757/7508/22-ц
провадження № 61-10718св24
Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду: головуючого - Крата В. І.,
суддів: Гудими Д. А., Дундар І. О., Краснощокова Є. В. (суддя-доповідач),Пархоменка П. І.,
учасники справи
позивач - ОСОБА_1 ,
відповідачі: Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», яка є правонаступником Національного органу інтелектуальної власності Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», ОСОБА_2 ,
розглянув у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи касаційну скаргу ОСОБА_3 , подану адвокатом Моргуном Артемом Олександровичем, на рішення Печерського районного суду міста Києва від 20 вересня 2023 року у складі судді Батрин О. В. та постанову Київського апеляційного суду від 24 червня 2024 року у складі колегії суддів: Лапчевської О. Ф., Березовенко Р. В., Мостової Г. І.,
ВСТАНОВИВ:
Короткий зміст позовних вимог
У лютому 2022 року ОСОБА_4 звернувся до суду з позовом до Національного органу інтелектуальної власності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент) (правонаступник ? Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі -УКРНОІВІ), ОСОБА_2 про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку та зобов`язання вчинити дії.
Позов мотивований тим, що громадянину Республіки Молдова ОСОБА_4 належать права на міжнародну реєстрацію торговельних марок «ІНФОРМАЦІЯ_1». Він є власником зареєстрованої торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» у Республіці Молдова та уповноваженою особою всесвітньо відомої румунської компанії «S. C. ROOFART S.R.L.», а також генеральним директором молдовського представництва «І.М. РУУФАРТ С.Р.Л.». Компанія входить до групи компаній та діє за напрямками: розробка та виробництво товарів під комерційною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1»; реалізація водостічних систем «ІНФОРМАЦІЯ_1» у Республіці Молдова; продаж, експорт продуктів «ІНФОРМАЦІЯ_1» в інші країни, у тому числі в Україну, за агентськими договорами через відповідні комерційні представництва.
У 2016 році затверджено та впроваджено у комерційну діяльність «Brand Book ІНФОРМАЦІЯ_1», де зафіксовано та викладено: комерційні (фірмові) найменування, торговий знак (торгова марка), емблеми, логотипи, знаки для товарів та послуг.
18 лютого 2016 року генеральним директором молдовського представництва компанії «І. М. РУУФААРТ С.Р. Л.» ОСОБА_4 (продавець) та директором української компанії ТОВ «РУФ-АРТ» ОСОБА_2 (покупець) укладено договір
№ 14-UA/2016 купівлі-продажу товарів, згідно з умовами якого протягом строку цього договору продавець надає покупцю право на продаж своєї продукції на всій території України. Таким чином, відповідачу як агенту (офіційному представнику групи компаній) від особи, яка є власником торговельної марки в іноземній державі, були наданні права на використання комерційного (фірмового) найменування, торгового знака (торгової марки), емблем, логотипів, знаків для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», для реалізації та просування відповідного товару на території України.
Позивач звернувся до Укрпатент із заявкою на реєстрацію торговельної марки за міжнародною реєстрацією 1539516 - ІНФОРМАЦІЯ_1 для товарів Кл. 6, 19 Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) в Україні та отримав попередню відмову в реєстрації торговельної вказаної марки щодо всіх товарів 19 Класу МКТП. Підставою відмови є те, що згідно з пунктом 1 частини третьої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
За даними Спеціальної інформаційної системи Укрпатенту ІНФОРМАЦІЯ_2/ власником зареєстрованої торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 26 грудня 2019 року є ОСОБА_2 з міжнародною класифікацією товарів та послуг з метою реєстрації знаків (Ніццька класифікація) - Кл.: 19 МКТП, Кл. 37 МКТП, Кл. 40 МКТП.
Внаслідок існування торговельної марки зі свідоцтвом України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 26 грудня 2019 року на ім`я володільця реєстрації ОСОБА_2 , він не може реалізувати своє право на одержання правової охорони в Україні на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 1539516 «ІНФОРМАЦІЯ_1» за національною заявкою для товарів 06 та 19 класів МКТП.
Дії ОСОБА_2 розглядаються як ймовірні випадки зловживання правами інтелектуальної власності, як можливі засоби для шантажу, недобросовісної конкуренції й інших протиправних дій, від яких потерпають, насамперед, імпортери, суб`єкти права міжнародних реєстрацій торговельних марок, втрачаючи прибутки, зокрема за торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 1539516 «ІНФОРМАЦІЯ_1» від 22 травня 2020 року та № 1049473 «ІНФОРМАЦІЯ_1» від 27 травня 2010 року.
Торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1», що зареєстрована ОСОБА_2 за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки заявка на реєстрацію торговельної марки подана комерційним агентом/представником без дозволу на те позивача, що суперечить приписам статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності.
ОСОБА_2 як агент компанії І.М.РУУФАРТ С.Р.Л. без його дозволу або уповноваженої особи компанії подав на реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою m201729090 від 21 грудня 2017 року, яке схоже та словесно ідентичне торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1049473, що використовується іншою особою в іноземній державі.
ОСОБА_4 просив суд:
визнати недійсним свідоцтво України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 26 грудня 2019 року (заявка № m201729090 від 21 грудня 2017 року), власник ОСОБА_2 , щодо всіх товарів та послуг 19, 37, 40 класів МКТП для реєстрації знаків, зазначених у цьому свідоцтві;
зобов`язати Національний орган інтелектуальної власності Укрпатент внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торгівельні марки щодо визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 26 грудня 2019 року (заявка № m201729090 від 21 грудня 2017 року) щодо всіх товарів та послуг 19, 37, 40 класів МКТП для реєстрації знаків, зазначених у цьому свідоцтві та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» .
Короткий зміст судових рішень
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 березня 2023 року замінено відповідача Укрпатент на належного відповідача -УКРНОІВІ.
Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 20 вересня 2023 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного суду від 24 червня 2024 року, у задоволенні позову відмовлено.
Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що у повідомленні про попередню відмову у наданні охорони згідно з пунктом 1 частини третьої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», крім іншого, зазначено інформацію щодо подальшої процедури та можливості подання апеляції чи відповіді власника міжнародної реєстрації. Проте суду не надано доказів подання вмотивованої відповіді з доводами на користь реєстрації знаку чи факту подання апеляції на вказану попередню відмову.
Станом на 21 грудня 2017 року (дата подання заявки № m201729090 на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1») діяв Закон України «Про охорону прав на знаки для товарі і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-XII в редакції від 21 травня 2015 року. Як вбачається з відзиву УКРНОІВІ, 21 грудня 2017 року ОСОБА_2 до закладу експертизи подана заявка на реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» як торговельної марки для товарів і послуг 06, 19, 35, 37, 40 класів МКТП. При проведенні кваліфікаційної експертизи заявки заявлене позначення перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони встановленими статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також чи не поширюються на нього підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 вказаного Закону. 26 вересня 2019 року закладом експертизи ОСОБА_5 направлено повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака відносно частини товарів та послуг. Листом від 15 жовтня 2019 року ОСОБА_5 просив виключити товари 06 і послуги 35 класів МКТП та надати правову охорону стосовно усього переліку товарів 19 та послуг 37, 40 класів МКТП. Зазначена відповідь прийнята закладом експертизи та за результатами проведення кваліфікаційної експертизи 12 листопада 2019 року підготовлено висновок про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, на підставі якого установою прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг. Проте, незважаючи на зазначену можливість попередити виникнення спірної ситуації, позивач в установленому Законом порядку не надав мотивоване заперечення проти заявки № m201729090, відповідним правом не скористався.
Позивач зазначає, що зареєстрована за ОСОБА_5 торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки була подана агентом/представником, тобто ОСОБА_5 без дозволу ОСОБА_4 , що суперечить статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності. На підтвердження факту агентських відносин чи відносин представництва позивач посилається на договір купівлі-продажу товарів № 14-UA/2016 від 18 лютого 2016 року, що укладений між генеральним директором молдовського представництва компанії І.М.РУУФАРТ С.Р.Л. ОСОБА_4 та директором української компанії ТОВ «РУФ-АРТ» ОСОБА_2 Виходячи зі змісту вказаного договору купівлі-продажу товарів від 18 лютого 2016 року, він укладений між двома юридичними особами - молдовською компанією І.М. РУУФАРТ C.P.J1. (І.М. ROOFARTS.R.L.) (продавцем) та українською компанією - ТОВ «РУФ-АРТ» (покупцем). Тобто, при укладанні договору купівлі-продажу позивач і ОСОБА_2 діяли від імені юридичних осіб, згідно з яким саме для юридичних осіб виникали певні правовідносини. При цьому позивач змішує правовідносини, які врегульовані різними нормами цивільного права, не розмежовуючи статус фізичної особи та статус суб`єкта підприємництва. Проте, за загальним визначенням цивільного права ці особи є незалежними, відмінними один від одного суб`єктами цивільно-правових відносин і самостійно несуть відповідальність за свої дії. Отже, за всіма ознаками торгово-посередницька діяльність здійснювалась саме ТОВ «РУФ-АРТ», бенефіціарним власником якого ОСОБА_2 , а не ОСОБА_6 як фізичною особою. Позивачем не надано докази, які б підтверджували факт перебування ОСОБА_7 у договірних відносинах з позивачем, при яких можливе застосування статті 6 septies Паризької конвенції.
Постанова апеляційного суду мотивована тим, що суд першої інстанції зробив правильний висновок про відмову у задоволенні позову, оскільки позивачем не доведено підстав недійсності свідоцтва України на торговельну марку № 269056 від 26 грудня 2019 року щодо всіх товарів та послуг 19, 37, 40 класів МКТП для реєстрації знаків, зазначених у цьому свідоцтві.
Доводи апеляційної скарги про те, що судом першої інстанції не у повному обсязі проаналізовано відносини, що склались між сторонами, та не звернено увагу на докази співробітництва, апеляційним судом відхиляються як такі, правильна оцінка яким була надано судом першої інстанції. Реєстрація спірної торговельної марки була проведена на ім`я ОСОБА_2 як фізичної особи, яка за статусом, правами та обов`язками відрізняється від юридичної особи.
Аргументи учасників справи
22 липня 2024 року засобами поштового зв`язку ОСОБА_4 подав до Верховного Суду касаційну скаргу, у якій просив оскаржені судові рішення скасувати та передати справу на новий розгляд.
Касаційну скаргу мотивовано тим, що внаслідок існування торговельної марки за свідоцтвом України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 26 грудня 2019 року на ім`я володільця реєстрації - ОСОБА_2 він не може реалізувати своє право на одержання правової охорони в Україні на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 1539516- ІНФОРМАЦІЯ_1 за національною заявкою для товарів 06 та 19 класів МКТП. Станом на 2017 рік він був позбавлений можливості встановлення наявності відповідної заявки та подання заперечень проти реєстрації торговельної марки виходячи з того, що він як нерезидент: не мав доступу до відкритої бази поданих заявок, які дозволяють здійснювати своєчасні моніторинги поданих на реєстрацію позначень; не мав можливості встановити строки, які надають можливість визначення точної дати, до якої можна подати заперечення; не володів правами, що дозволяють більш обґрунтовано донести позицію та забезпечують дотримання принципу змагальності щодо поданої заявки. Експертами відомства не надано жодного повідомлення щодо проведення експертизи на адресу позивача чи третьої особи. Згідно з Порядком «на повідомлення Відомства, в якому викладені питання, що виникли при проведенні експертизи, заявник надає відповідь протягом двох місяців від дати одержання повідомлення, навіть якщо він не має наміру брати участь у розгляді заявки особисто або через свого представника». Враховуючи зазначені обставини, експертна установа ДП «Укрпатент» повинна була відмовити в реєстрації торговельної марки ОСОБА_2 .
Він підтверджує дозвіл на використання усіх власних об`єктів прав інтелектуальної власності (торговельних марок ROOF ART) на користь компанії «ROOF ART» Т.О.В. та Змішаного підприємства ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1». Також підтверджує наявність договірних взаємовідносин з урахуванням агентського застереження щодо використання торговельними марками між компанією «ІНФОРМАЦІЯ_1» Т.О.В. (де він є директором) та українською компанією ТОВ «РУФ-АРТ» (директором якої є відповідач), що відповідає пункту 1.2. договору
№ 14-UA/2016 купівлі-продажу від 18 лютого 2016 року. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «РУФ-АРТ», власником якої є ОСОБА_2 , має зобов`язання перед молдовською компанією І.М. РУУФАРТ С.Р.Л. (І.М. ROOFART S.R.L.) (директор позивач) як агент цієї компанії щодо використання комерційного (фірмового) найменування, торгового знака (торгової марки), емблем, логотипів, знаків для товарів та послуг: «ІНФОРМАЦІЯ_1», міжнародна реєстрація якого належить скаржнику. Факти взаємовідносин підтверджуються відповідники інвойсами, актами до договору №14-UA/2016 купівлі-продажу товарів від 18 лютого 2016 року. Крім того встановлено, що згідно з офіційним сайтом ТОВ «РУФ-АРТ»: https://roof- art.com.ua/kontakty/, компанія здійснює свою діяльність під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України на торговельну марку № 269056 від 26 грудня 2019 року, здійснює продаж товарів та надає послуги відповідно до заявлених класів МКТП. Ще у 2015 році Компанія S.C. ROOF ART S.R.L. розпочало впровадження брендових позначень та розробила власний «Brand Book ІНФОРМАЦІЯ_1» з впровадженням позначень: «ІНФОРМАЦІЯ_1», що підтверджується договором про надання послуг № 123 від 19 листопада 2015 року. У 2016 році затверджено та впроваджено у комерційну діяльність «Brand Book ІНФОРМАЦІЯ_1», де зафіксовано та викладено: комерційні (фірмові) найменування, торговий знак (торгова марка), емблеми, логотипи, знаки для товарів та послуг.
На підставі укладеного договору купівлі-продажу ОСОБА_2 , що є директором ТОВ «РУФ-АРТ», як агенту (офіційному представнику групи компаній), від особи, яка є власником торговельної марки в іноземній державі, були надані права на використання комерційного (фірмового) найменування, торгового знака (торгової марки), емблем, логотипів, знаків для товарів та послуг: «ІНФОРМАЦІЯ_1», для реалізації та просування відповідного товару на території України. Тому дії ОСОБА_2 розглядаються як ймовірні випадки зловживання правами інтелектуальної власності, як можливі засоби для шантажу, недобросовісної конкуренції й інших протиправних дій, від яких потерпають насамперед імпортери, власники міжнародних реєстрацій торговельних марок. ОСОБА_2 , знаючи ймовірно про бажання певної іноземної особи освоювати український ринок, намагався отримати правову охорону на ще незахищені об`єкти права інтелектуальної власності іноземної особи, користуючись спрощеними системами набуття права інтелектуальної власності та мінімальним фінансовими затратами.
Відповідно до статті 6 septies Паризької конвенції у тлумаченні термінів «агент» і «представник» слід виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, притаманного галузям цивільного чи господарського права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і поширювачів продукції контрагента, які перебувають з ним у певних договірних правовідносинах.
В підтвердження наявності факту агентських відносин до матеріалів справи долучено належні докази, які належним чином не були досліджені судами, оцінка цим доказам не надана. Cуд апеляційної інстанції безпідставно не прийняв до уваги: витяг з бази даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) щодо міжнародної реєстрації № 1539516 від 22 травня 2020 року; витяг з бази даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) щодо міжнародної реєстрації № 1049473 від 27 травня 2010 року; копію Міжнародного свідоцтва про реєстрацію знака № 1539516 від 22 травня 2020 року; копію свідоцтва про реєстрацію товарного знаку № НОМЕР_2 , виданого 06 листопада 2020 року Державним агентством з питань інтелектуальної власності Республіки Молдова; копія свідоцтва про реєстрацію торговельної марки № НОМЕР_3 від 25 вересня 2019 року, виданого Бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу; повідомлення Укрпатента про тимчасову відмову в реєстрації торговельної марки; витяг з бази даних Спеціальної інформаційної системи Укрпатенту стосовно торговельної марки за свідоцтвом України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 26 грудня 2019 року; копію повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака за заявкою m 2017 29090 від 21 грудня 2017 року; копію відповіді представника заявника стосовно заявки на знак для товарів і послуг: № m 2017 29090. Отже, позивачем надані всі наявні та необхідні докази для належного вирішення спору, тоді як відповідач не надав жодного доказу в підтвердження своїх заперечень.
Cуд першої інстанції не вірно послався на приписи статті 198 Угоди про асоціацію як загальні принципи, які не визначають підстави визнання свідоцтва недійсним з врахуванням саме агентських взаємовідносин.
30 серпня 2024 року УКРНОІВІ через підсистему «Електронний суд» подало до Верховного Суду відзив на касаційну скаргу, у якому просило оскаржені судові рішення залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.
Відзив мотивовано тим, що cуди встановили, що позивач не довів існування між ним та ОСОБА_2 агентських відносин чи відносин представництва. Реєстрація спірної торговельної марки проведена на ім`я ОСОБА_2 як фізичної особи, яка за статусом, правами та обов`язками відрізняється від юридичної особи. Нормами національного законодавства застосування поняття «агент» та «представник» в даних правовідносинах не визначені, наявність безпосередніх договірних або інших відносин між власником знака та особою, яка подала заявку на реєстрацію знака, які б підтверджували статус агента або представника власника знака законом, також не передбачена. Торгово- посередницькі відносини склались саме між компанією І.М. РУУФАРТ С.Р.Л. (продавець) та ТОВ «РУФ-АРТ» (покупець). При цьому, кваліфікувати діяльність ОСОБА_2 на посаді директора чи як одного учасників/бенефіціарних власників ТОВ як агентську (посередницьку) також немає підстав, навіть якщо йому за характером діяльності, як і будь-якому іншому працівнику ТОВ, було відомо про знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» як об`єкт інтелектуальної власності позивача, оскільки він виступав від імені ТОВ, а не від власного імені, тоді як власником спірної торговельної марки він є саме як фізична особа. Крім того, виходячи з матеріалів справи, як такого дистриб`юторського договору між ОСОБА_2 як власником торговельної марки та позивачем (ОСОБА_1), який би підтверджував статус ОСОБА_2 як агента або представника позивача, не існує.
Скаржник зазначає, що експертами відомства не надано жодного повідомлення щодо проведення експертизи на адресу позивача чи третьої особи, проте у пункті 3.5.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116 (далі - Правила), на яке посилається заявник, стосується правовідносин заявника та відомства, і ним не передбачений обов`язок відомства інформувати про проведення експертизи скаржника чи третю особу.
Під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки (як станом на 21 грудня 2017 року - дату її подання, так і станом на дату прийняття рішення про видачу знака) заклад експертизи не володів будь-якою інформацією стосовно того, що ОСОБА_2 є або ймовірно може бути агентом/представником іншої особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції.
Державна реєстрація та публікація відповідних відомостей щодо реєстрації знака були здійснені 26 грудня 2019 року в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 24. Не дивлячись на можливість попередити виникнення спірної ситуації, позивач в установленому Законом порядку не скористався наданим йому правом на подання мотивованого заперечення проти заявки № m 201729090.
10 вересня 2024 року через підсистему «Електронний суд» ОСОБА_4 подав відповідь на відзив.
Мотивував тим, що суди передчасно дійшли висновків, що торгово-посередницькі відносини склались саме між компанією І.М. РУУФАРТ C.P.Л. (продавець) та ТОВ «РУФ-АРТ» (покупець) і не врахували наявність прямого безпосереднього контролю сторін - фізичних осіб на підконтрольних суб`єктів господарювання - юридичних осіб. Суд першої інстанції не врахував поданих позивачем доказів, якими підтверджується факт наявності непрямих агентських взаємовідносин відповідно до статті 6 septies Паризької конвенції між фізичними особами - прямими власниками юридичних осіб. Основною метою статті 6 septies Паризької конвенції є захист принципів добросовісності, довіри та неприпустимості правопорушень з боку торговельного партнера, якому контрагент надає право використовувати свій знак з метою зміцнення і розширення позиції свого знаку на ринку. ОСОБА_2 не надав до суду жодного документа в заперечення позовних вимог та жодних доказів щодо спростування агентських або інших договірних взаємовідносин з позивачем.
Межі та підстави касаційного перегляду, рух справи
Ухвалою Верховного Суду від 14 серпня 2024 року відкрито касаційне провадження у справі.
В ухвалі вказано, що наведені у касаційній скарзі доводи містять підстави, передбачені пунктами 3, 4 частини другої статті 389 ЦПК України для відкриття касаційного провадження (відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, суд не дослідив зібрані у справі докази - пункт 1 частини третьої статті 411 ЦПК України).
Ухвалою Верховного Суду від 23 лютого 2026 року справу призначено до судового розгляду.
Фактичні обставини справи
Суди встановили, що 18 лютого 2016 року між генеральним директором молдовського представництва компанії І.М.РУУФАРТ С.Р.Л. ОСОБА_1 та директором української компанії ТОВ «РУФ-АРТ» ОСОБА_2 укладено договір купівлі-продажу товарів № 14-UA/2016.
21 грудня 2017 року ОСОБА_2 до закладу експертизи подав заявку № m201729090 на реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» в якості торговельної марки для товарів і послуг 06, 19, 35, 37, 40 класів МКТП.
26 вересня 2019 року закладом експертизи ОСОБА_5. направлено повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака щодо частини товарів та послуг.
Листом від 15 жовтня 2019 року ОСОБА_5 надав мотивована відповідь з доводами на користь реєстрації знаку. Він погодився із попереднім висновком закладу експертизи та просив виключити товари 06 і послуги 35 класів МКТП та надати правову охорону стосовно усього переліку товарів 19 та послуг 37, 40 класів МКТП.
Зазначена відповідь була прийнята закладом експертизи та за результатами проведення кваліфікаційної експертизи 12 листопада 2019 року підготовлено висновок про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, на підставі якого Установою прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг.
22 травня 2020 року позивачеві видано свідоцтво Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про реєстрацію знака «ІНФОРМАЦІЯ_1», реєстраційний номер 1 539 516.
У подальшому ОСОБА_4 звернувся до Укрпатент із заявкою на реєстрацію торговельної марки за міжнародною реєстрацією 1539516 - «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів Кл. 6, 19 МКТП в Україні.
22 березня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про попередню відмову у наданні охорони згідно з пункту 1 частини третьої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», за яким не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, тобто на підставі того, що заявлене позначення для всіх товарів 6 класі МКТП та всіх послуг 35 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», раніше зареєстрованим в Україні торговельним знаком, а саме: зареєстрованим під № 269056 від 26 грудня 2019 року на ім`я ОСОБА_2 . Також зазначено інформацію щодо подальшої процедури та можливості апеляції чи відповіді власника міжнародної реєстрації.
Позиція Верховного Суду
Однією із основоположних засад цивільного законодавства є добросовісність (пункт 6 статті 3 ЦК України) і дії учасників приватних правовідносин мають бути добросовісними.
Добра совість - це певний стандарт поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення (див., зокрема, постанову Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 10 квітня 2019 року в справі № 390/34/17 (провадження № 61-22315сво18), постанову Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 11 листопада 2019 року у справі № 337/474/14-ц (провадження № 61-15813сво18)).
Тлумачення, як статті 3 ЦК України загалом, так і пункту 6 частини першої статті 3 ЦК України, свідчить, що загальні засади (принципи) приватного права мають фундаментальний характер й інші джерела правового регулювання, у першу чергу, акти цивільного законодавства, мають відповідати змісту загальних засад. Це, зокрема, проявляється в тому, що загальні засади (принципи) є по своїй суті нормами прямої дії та повинні враховуватися, зокрема, при тлумаченні норм, що містяться в актах цивільного законодавства (див. зокрема, постанову Верховного Суду в складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 01 березня 2021 року у справі № 180/1735/16-ц (провадження
№ 61-18013сво18)).
З урахуванням того, що норми цивільного законодавства мають застосовуватися із врахуванням добросовісності, то принцип добросовісності не може бути обмежений певною сферою (див., зокрема, постанови Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 11 грудня 2023 року в справі № 463/13099/21 (провадження № 61-11609сво23), від 19 лютого 2024 року в справі № 567/3/22 (провадження № 61-5252сво23)).
Норми закону полягають в наступному: жити чесно, не ображати інших, кожному віддавати по заслугах. Змусити жити за принципами навряд чи можливо. Але коли виникає судовий спір, то учасники цивільного обороту мають розуміти, що їх дії (бездіяльність) чи правочини можуть бути піддані оцінці крізь призму справедливості, розумності, добросовісності (див., зокрема, постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 14 травня 2024 року в справі № 357/13500/18, Верховного Суд у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 09 вересня 2024 року у справі № 466/3398/21 (провадження № 61-2058сво23)).
При здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах (частини друга, третя статті 13 ЦК України).
Суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею положень частин другої - п`ятої статті 13 цього Кодексу (частина третя статті 16 ЦК України).
Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (частина перша статті 15, частина перша статті 16 ЦК України).
Порушення права пов`язане з позбавленням його суб`єкта можливості здійснити (реалізувати) своє приватне (цивільне) право повністю або частково. Для застосування того чи іншого способу захисту необхідно встановити, які ж приватні (цивільні) права (інтереси) позивача порушені, невизнані або оспорені відповідачем і за захистом яких приватних (цивільних) прав (інтересів) позивач звернувся до суду (див, зокрема, постанову Верховного Суду в складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 19 лютого 2024 року у справі № 567/3/22 (провадження № 61-5252сво23)).
Приватно правовими нормами визначене обмежене коло підстав відмови у судовому захисті цивільного права та інтересу особи, зокрема, до них належать: необґрунтованість позовних вимог (встановлена судом відсутність порушеного права або охоронюваного законом інтересу позивача); зловживання матеріальними правами; обрання позивачем неналежного способу захисту його порушеного права/інтересу; сплив позовної давності (див. постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 08 листопада 2023 року у справі № 761/42030/21, Верховного Суду в складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 11 грудня 2023 року в справі № 607/20787/19 (провадження № 61-11625сво22)).
Касаційний суд вже вказував, що потрібно розмежовувати:
матеріальну та процесуальну добру совість як за сферою застосування, так і наслідками. Матеріальна добра совість регулюється, зокрема, пунктом 6 статті 3 ЦК України, а процесуальна, зокрема, статтею 44 ЦПК України (див. постанову Верховного Суду в складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 04 листопада 2024 року в справі № 532/1550/23 (провадження
№ 61-4145сво24));
зловживання процесуальними правами та зловживання матеріальними (цивільними) правами. Вказані правові конструкції відрізняються як по суті, так і за правовими наслідки щодо їх застосування судом. При зловживанні процесуальними правами суд має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання, позов, чи застосувати інші заходи процесуального примусу. Натомість правовим наслідком зловживання матеріальними (цивільними) правами може бути, зокрема, відмова у захисті цивільного права та інтересу, тобто відмова в позові (див. постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 03 червня 2020 року в справі № 318/89/18, постанову Верховного Суду в складі Об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 19 лютого 2021 року в справі № 904/2979/20, постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 09 серпня 2023 року у справі № 932/4154/22, постанову Верховного Суду в складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 24 квітня 2024 року в справі № 686/16569/22).
Рішенням Конституційного Суду України від 28 квітня 2021 року № 2-р(II)/2021 у справі № 3-95/2020(193/20) визнано, що частина третя статті 13, частина третя статті 16 ЦК України не суперечать частині другій статті 58 Конституції України та вказано, що «оцінюючи домірність припису частини третьої статті 13 Кодексу, Конституційний Суд України констатує, що заборону недопущення дій, що їх може вчинити учасник цивільних відносин з наміром завдати шкоди іншій особі, сформульовано в ньому на розвиток припису частини першої статті 68 Основного Закону України, згідно з яким кожен зобов`язаний не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Водночас словосполука «а також зловживання правом в інших формах», що також міститься у частині третій статті 13 Кодексу, на думку Конституційного Суду України, за своєю суттю є засобом узагальненого позначення одразу кількох явищ з метою уникнення потреби наведення їх повного або виключного переліку. Здійснюючи право власності, у тому числі шляхом укладення договору або вчинення іншого правочину, особа має враховувати, що реалізація свободи договору як однієї із засад цивільного законодавства перебуває у посутньому взаємозв`язку з установленими Кодексом та іншими законами межами здійснення цивільних прав, у тому числі права власності. Установлення Кодексом або іншим законом меж здійснення права власності та реалізації свободи договору не суперечить вимогам Конституції України, за винятком ситуацій, коли для встановлення таких меж немає правомірної (легітимної) мети або коли використано юридичні засоби, що не є домірними. У зв`язку з тим, що частина третя статті 13 та частина третя статті 16 Кодексу мають на меті стимулювати учасників цивільних відносин до добросовісного та розумного здійснення своїх цивільних прав, Конституційний Суд України дійшов висновку, що ця мета є правомірною (легітимною)».
Про зловживання правом і використання приватно-правового інструментарію всупереч його призначенню проявляється в тому, що:
особа (особи) «використовувала/використовували право на зло»;
наявні негативні наслідки (різного прояву) для інших осіб (негативні наслідки являють собою певний стан, до якого потрапляють інші суб`єкти, чиї права безпосередньо пов`язані з правами особи, яка ними зловживає; цей стан не задовольняє інших суб`єктів; для здійснення ними своїх прав не вистачає певних фактів та/або умов; настання цих фактів/умов безпосередньо залежить від дій іншої особи; інша особа може перебувати у конкретних правовідносинах з цими особами, які «потерпають» від зловживання нею правом, або не перебувають);
враховується правовий статус особи /осіб (особа перебуває у правовідносинах і як їх учасник має уявлення не лише про обсяг своїх прав, а і про обсяг прав інших учасників цих правовідносин та порядок їх набуття та здійснення; особа не вперше перебуває у цих правовідносинах або ці правовідносини є тривалими, або вона є учасником й інших аналогічних правовідносин) (див., зокрема, постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 16 червня 2021 року в справі № 747/306/19).
Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (стаття 492 ЦК України).
Згідно зі статтею 493 ЦК України суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.
Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (стаття 494 ЦК України).
У частинах першій - четвертій статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (тут і далі - у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) зазначено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру ображення знака та переліком товарів і послуг.
Відповідно до частини другої, третьої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.
У частинах першій, другій, п`ятій статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (підпункт «в» пункт 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).
Касаційний суд вже зазначав, що
торговельна марка - це будь-яке позначення або їх комбінація, які придатні для вирізнення товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. В основу поняття торговельної марки закладено декілька основних характеристик: по-перше, торговельна марка розуміється як позначення, тобто певний символ. Причому цими позначеннями можуть бути зокрема, слова, власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів; по-друге, торговельна марка є таким позначенням, яке здатне вирізнити з маси однорідних товарів (послуг) певні товари (послуги). Основною спрямованістю торговельної марки є «індивідуалізація» товарів та послуг. В цьому проявляється її дистинктивний (розрізняльний) характер, який оцінюється стосовно тих товарів і послуг, для яких торговельна марка реєструється. Тобто, те чи інше позначення, яке здатне породжувати асоціативні образи з певним товаром або послугою (див. постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 17 листопада 2021 року в справі № 757/30424/18);
як в доктрині приватного права, так і в судовій практиці усталеним є підхід, за якого обсяг правової охорони торговельної марки включає в себе предметну, територіальну та часову сферу чинності прав на торговельну марку. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається, за загальним правилом, на підставі свідоцтва. Предметна сфера чинності виключних прав визначається переліком товарів і послуг, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків щодо яких зареєстрована торговельна марка. Територіальна сфера чинності виключних прав проявляється в тому, що торговельна марка підлягає правовій охороні тільки в межах кордонів держави, де було зареєстровано торговельну марку. Тобто набуття правової охорони торговельною маркою на території однієї держави, не отримує автоматичного визнання на території іншої. Як наслідок, необхідно зареєструвати торговельну марку в кожній країні окремо, або здійснити міжнародну реєстрацію, але тільки на основі національної реєстрації (або ж на підставі заявки про реєстрацію торговельної марки). Часова сфера чинності виключних прав охоплює собою строк існування виключних прав на торговельну марку, який визначається державою (стаття 496 ЦК України) або ж міжнародними договорами (наприклад, стаття 6 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р). Винятком із часової сфери є чинність виключних прав на добре відому торговельну марку (див., зокрема, Крат В.І. Коментар статті 494 Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку [Текст] В.І. Крат // Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) / За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. - Х. : Страйд, 2011. - Том 6 : Право інтелектуальної власності. - С. 451 - 454; постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 26 січня 2022 року у справі № 750/13341/19, від 13 вересня 2023 року в справі № 754/13529/17);
специфіка торговельної марки як об`єкта виключних прав впливає на можливість необмежного їх продовження чинності. На відміну від інших об`єктів права інтелектуальної власності наприклад, таких як твір, компонування інтегральної мікросхеми, суспільство фактично не має інтересу в безперешкодному використанні певного позначення. Відсутність такого інтересу детермінує особливості у встановленні строку та правових наслідків його спливу. Проте якби строк чинності виключних прав на торговельну марку подовжувався автоматично, то виникала б проблема з не використовуваними торговельними марками, які залишаються в реєстрах, створюючи перешкоду іншим особам (виробникам товарів, особам які надають певні послуги або виконують роботи) ідентифікувати свій товар (послугу, роботу) в певній сфері. Запобіганням цьому служить право на продовження чинності виключних прав на торговельну марку, яке може бути реалізованим тільки за допомогою активних дій (див. постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 26 січня 2022 року у справі № 750/13341/19);
у приватному праві недійсність (нікчемність чи оспорюваність) може стосуватися або «вражати» договір, правочин, акт органу юридичної особи, державну реєстрацію чи документ (див., зокрема, постанову Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 05 вересня 2022 року у справі № 385/321/20 (провадження № 61-9916сво21));
набуття авторського права істотно відрізняється, наприклад, від набуття прав на торговельну марку (частина перша статті 494 ЦК України, стаття 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). За загальним правилом в Україні застосовується реєстраційна система набуття прав на торговельну марку, що передбачає проведення формальної та кваліфікаційної експертизи. У приватному праві недійсність (нікчемність чи оспорюваність) може стосуватися або «вражати» договір, правочин, акт органу юридичної особи, державну реєстрацію чи документ. Недійсність реєстрації як приватно-правова категорія, покликана не допускати або присікати порушення цивільних прав та інтересів або ж їх відновлювати. Правовим наслідком недійсності реєстрації в сфері інтелектуальної власності по своїй суті «нівелювання» правового результату породженого такою реєстрацією (тобто вважається, що не відбулося виникнення/переходу виключних прав взагалі). Тому застосування недійсності реєстрації в сфері інтелектуальної власності, як способу захисту, ефективне для тих випадків, за яких для набуття виключного права застосовується реєстраційна система набуття прав, а в інших випадках такий спосіб не присікає порушення цивільних прав та інтересів та не відновлює їх (див. постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 16 червня 2021 року в справі
№ 760/20855/16-ц);
у приватному праві недійсність (нікчемність чи оспорюваність) може стосуватися або «вражати» договір, правочин, акт органу юридичної особи, державну реєстрацію чи документ. Недійсність свідоцтва України на знак для товарів і послуг як приватно-правова категорія, покликана не допускати або присікати порушення цивільних прав та інтересів або ж їх відновлювати, а не застосовуватися з іншою метою. Суб`єктом, який може звертатися із позовом про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг може бути будь-яка заінтересована особа, оскільки у статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не встановлено певних кваліфікуючих вимог до особи, яка звертається з відповідною вимогою. Проте очевидно, що особа яка заявляє вимогу про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, сама має діяти добросовісно, не допускати зловживання правом, зокрема й на реєстрацію певного позначення як знаку для товарів та послуг не з метою індивідуалізації товарів та послуг, а з метою перешкоджання іншому суб`єкту у використанні певного позначення (див. постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 17 листопада 2021 року в справі № 757/30424/18);
Згідно зі статтею 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року [Знаки: реєстрація агентом чи представником власника без дозволу останнього]: (1) Якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію; (2) Власник знака має право, за наявності умов, передбачених у пункті (1), перешкоджати використанню знака агентом чи представником, якщо тільки він не давав згоди на таке використання; (3) Національним законодавством може бути встановлений справедливий строк, протягом якого власник знака повинен скористатися правами, передбаченими в даній статті.
При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду (частина четверта статті 263 ЦПК України).
У постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 24 квітня 2025 року у справі № 910/16586/18 вказано, що:
«скаржник також посилається на відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування положення статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 (яка набула чинності для України 25.12.1991) у подібних правовідносинах (пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України). Стосовно наведеного доводу скаржника Верховний Суд зазначає, що відсутні підстави для формування висновку щодо застосування до спірних правовідносин статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності з огляду на таке.
У тлумаченні термінів «агент» і «представник» господарським судам слід виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, притаманного галузям цивільного чи господарського права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і поширювачів продукції контрагента, які перебувають з ним у певних договірних правовідносинах.
Водночас у справі, яка розглядається, судами попередніх інстанцій не встановлено обставин, пов`язаних з існуванням агентських чи представницьких відносин між відповідачем-2 та товариством з обмеженою відповідальністю «Домани Групп» (правонаступником - товариством з обмеженою відповідальністю «Ескада») у розумінні приписів статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності.
Отже, доводи касаційної скарги у цій частині (зокрема, стосовно необхідності надання висновку Верховного Суду щодо питання щодо застосування до спірних правовідносин статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності) фактично зводяться до встановлення інших обставин, ніж встановлені судами попередніх інстанцій, та стосуються переоцінки наданих учасниками справи доказів, без урахування меж повноважень суду касаційної інстанції.
Таким чином, підстава касаційного оскарження, обґрунтована з посиланням на пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України, не знайшла свого підтвердження».
Obiter dictum, касаційний суд зауважує, що Судом справедливості Європейського Союзу аналізувалися подібні положень статті 8 (3) Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 з урахуванням статті 6 septies Паризької конвенції. Суд, зокрема, вказав, що суб`єкт прав на попередню торговельну марку в будь-якій Договірній державі Паризької конвенції може посилатися на статтю 8(3) Регламенту № 40/94, якщо його агент або представник подає заявку на реєстрацію марки в Європейському Союзі без його згоди. Досягнення мети запобігання зловживанню попередньою маркою агентом або представником власника цієї марки вимагає широкого тлумачення понять «агент» та «представник» у розумінні частини 3 статті 8 Регламенту № 40/94. Ці поняття мають тлумачитися широко, таким чином, щоб охоплювати всі форми відносин, заснованих на договірній домовленості, згідно з якою одна зі сторін представляє інтереси іншої, незалежно від того, як юридично кваліфікуються договірні відносини між суб`єктом прав або представником, з одного боку, та заявником торговельної марки ЄС, з іншого боку. Отже, з метою застосування цього положення достатньо наявності між сторонами певної домовленості про комерційну співпрацю такого характеру, яка породжує «фідуціарні» відносини шляхом покладання на заявника торговельної марки прямо чи опосередковано загального обов`язку довіри та лояльності щодо інтересів суб`єкта прав на попередню марку. Між сторонами повинен існувати певний договір про комерційну співпрацю, письмовий чи ні. Якщо заявник торговельної марки діє цілком самостійно, не вступивши у будь-які відносини із суб`єктом прав, він не може розглядатися як агент для цілей частини 3 статті 8 Регламенту № 40/94. Таким чином, звичайний покупець або клієнт суб`єкта прав на торговельну марку не може вважатися «агентом» або «представником» для цілей цього положення, оскільки такі особи не несуть особливих зобов`язань довіри до суб`єкта прав на торговельну марку. Договір про агентування або представництво має укладатися безпосередньо сторонами, а не через третіх осіб. Однак існування таких договірних відносин не може бути доведено за допомогою ймовірностей чи припущень, а має підтверджуватися надійними та об`єктивними доказами (див. пункти 46, 51 - 53 сase T-145/22, CEDC International v EUIPO - Underberg AG, від 28 червня 2023 року, URL: https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/jurisprudence?lang=EN&searchTerm=T-145%2F22&sort=SCORE-DESC).
Обміркувавши викладене, касаційний суд підкреслює, що:
цей суд вже робив висновки про те, що й в сфері інтелектуальних прав при їх захисті застосовуються категорії «добра совість» та «недопустимість зловживання правом». Власне відсутня причина, чому б не поширювати ці категорії й у тих випадках коли постає питання про набуття інтелектуальних прав на торговельну марку. Наприклад, учасник товариства з обмеженою відповідальністю, якому належить частка в статутному капіталі в розмірі 100 % і який одночасно є керівником цього товариства, що мало відносини із суб`єктом прав на торговельну марку (його представником), здійснює набуття прав на торговельну марку з метою обходу правил статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. Такий учасник товариства не може кваліфікуватися як звичайний покупець або клієнт суб`єкта прав на торговельну марку (його представника). Правопорядок не може залишати поза реакцією такі дії, які хоч і не порушують конкретних імперативних норм, але є очевидно недобросовісними та зводяться до зловживання правом;
для мотивування наявності зловживання правом учасником товариства з обмеженою відповідальністю, якому належить частка в статутному капіталі в розмірі 100 % і який одночасно є керівником цього товариства, що мало відносини із суб`єктом прав на торговельну марку (його представником), та здійснює набуття прав на торговельну марку з метою обходу правил статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, недостатньо твердження про наявність зловживання правом. Таке мотивування має відбуватися через обґрунтування наявності/відсутності тих обставин, які дозволяють констатувати зловживання правом. До таких обставин, зокрема, належать: наявність у товариства договірних відносин із суб`єктом прав на торговельну марку (його представником); встановлення того, що учасник товариства з обмеженою відповідальністю, якому належить частка в статутному капіталі в розмірі 100 %, є одночасно керівником цього товариства; момент набуття прав на торговельну марку учасником товариства.
Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, кожна сторона повинна довести ті обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях (частини перша, третя, четверта статті 12, частини перша, п`ята, шоста статті 81 ЦПК України).
У справі, що переглядається:
звертаючись до суду з позовом, ОСОБА_4 зазначав, що внаслідок існування торговельної марки зі свідоцтвом України на торговельну марку № 269056 від 26 грудня 2019 року, зареєстрованим на ім`я володільця реєстрації ОСОБА_2 , він не може реалізувати своє право на одержання правової охорони в Україні на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 1539516 «ІНФОРМАЦІЯ_1» за національною заявкою для товарів 06 та 19 класів МКТП. Вказував, що йому належать права на міжнародну реєстрацію торговельних марок «ІНФОРМАЦІЯ_1», зокрема № 1049473 від 27 травня 2010 року, він є суб`єктом права реєстрації торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» у Республіці Молдові, генеральним директором молдовського представництва «І.М. РУУФАРТ С.Р.Л.» та уповноваженою особою всесвітньо відомої румунської компанії «S. C. ІНФОРМАЦІЯ_1 S.R.L.». Відповідачу як агенту (офіційному представнику групи компаній) були наданні права на використання комерційного (фірмового) найменування, торгового знака (торгової марки), емблем, логотипів, знаків для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» для реалізації та просування відповідного товару на території України. На підтвердження агентських відносин між ним та відповідачем надав: копію договору № 14-UA/2016 купівлі-продажу товарів від 18 лютого 2016 року (т. 1, а. с. 37-43), копії інвойсів до договору №14-UA/2016 купівлі-продажу товарів від 18 лютого 2016 року (т. 1, а. с. 63-65), інформацію з вебсайту компанії за посиланням https://roof-art.com.ua/product-category/ІНФОРМАЦІЯ_1/ (електронна форма);
суд першої інстанції, з висновками якого погодився й апеляційний суд, вважав, що позивачем не надано доказів на підтвердження агентських чи представницьких відносин між позивачем та відповідачем, а наданий ОСОБА_4 договір купівлі-продажу товарів від 18 лютого 2016 року укладений між юридичними особами, від імені яких діяли ОСОБА_4 та ОСОБА_2 , тоді як реєстрація торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1», свідоцтво про видачу якої оспорюється, здійснена за ОСОБА_2 як за фізичною особою;
суди не врахували, що у тлумаченні термінів «агент» і «представник», визначених статтею 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності, слід виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, притаманного галузям цивільного чи господарського права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і поширювачів продукції контрагента, які перебувають з ним у певних договірних правовідносинах. Поняття «агент чи представник» поширюється на будь-яку особу, яка внаслідок ділових відносин з суб`єктом правана торговельну марку була зобов`язана діяти в його інтересах. Основною метою статті 6 septies Паризької конвенції є захист принципів добросовісності, довіри та неприпустимості зловживань зі сторони торговельного партнера, якому контрагент надає право використовувати свій знак з метою зміцнення і розширення позиції такого знаку на ринку. Касаційний суд вже робив висновки про те, що й в сфері інтелектуальних прав при їх захисті застосовуються категорії «добра совість» та «недопустимість зловживання правом». Власне відсутня причина, чому б не поширювати ці категорії й у тих випадках коли постає питання про набуття інтелектуальних прав на торговельну марку. Наприклад, учасник товариства з обмеженою відповідальністю, якому належить частка в статутному капіталі в розмірі 100 % і який одночасно є керівником цього товариства, що мало відносини із суб`єктом прав на торговельну марку (його представником), здійснює набуття прав на торговельну марку з метою обходу правил статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. Такий учасник товариства не може кваліфікуватися як звичайний покупець або клієнт суб`єкта прав на торговельну марку (його представника). Правопорядок не може залишати поза реакцією такі дії, які хоч і не порушують конкретних імперативних норм, але є очевидно недобросовісними та зводяться до зловживання правом;
суди не надали оцінки доводам позивача, що ОСОБА_2 у спірних відносинах діяв від імені ТОВ «РУФ-АРТ» (покупця), є його керівником, йому належить частка в статутному капіталі цього товариства в розмірі 100 %. ТОВ «РУФ-АРТ» діяло на підставі договору, згідно з яким мало зобов`язання перед молдовською компанією «І.М. РУУФАРТ С.Р.Л.» (І.М. ІНФОРМАЦІЯ_1 S.R.L.) щодо використання комерційного (фірмового) найменування, торгового знака (торгової марки), емблем, логотипів, знака для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», міжнародна реєстрація якого належить скаржнику, для реалізації та просування відповідного товару на території України;
тому суди помилково відхилили посилання позивача на статтю 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності та не оцінили дії відповідача щодо реєстрації торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 26 грудня 2019 року на своє ім`я з міжнародною класифікацією товарів та послуг з метою реєстрації знаків (Ніццька класифікація) - Кл.: 19 МКТП, Кл. 37 МКТП, Кл. 40 МКТП крізь призму добросовісності та неприпустимості зловживань правами;
також суди помилково вважали, що позивач не скористався наданим йому правом щодо надання заперечення проти заяви № m201729090 від 21 грудня 2017 року, поданої ОСОБА_2 до закладу експертизи, на реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» як торговельної марки для товарів і послуг 06, 19, 35, 37, 40 класів МКТП та не попередив виникнення спірної ситуації, оскільки право на оспорювання свідоцтва на торговельну марку у судовому порядку не може ставитися у залежність від того, чи скористався позивач своїм правом на подання таких заперечень. Рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації торговельної марки приймається за результатом кваліфікаційної експертизи, протягом якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, а не залежно від наявності чи відсутності заперечень проти заявки зацікавлених осіб. Передбачена можливість подання заперечень проти заявки до УКРНОІВІ не позбавляє і не перешкоджає заінтересованій особі захистити своє порушене право або охоронюваний законом інтерес шляхом звернення з позовом до суду.
Суд касаційної інстанції не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими (частина перша статті 400 ЦПК України)
За таких обставин суди зробили передчасний висновок про відмову у задоволенні позовних вимог, у зв`язку з чим оскаржені судові рішення належить скасувати та передати справу на новий розгляд.
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
Доводи касаційної скарги, з урахуванням меж касаційного перегляду, дають підстави для висновку, що судові рішення ухвалені без додержання норм матеріального і процесуального права. У зв`язку з наведеним колегія суддів вважає, що касаційну скаргу слід задовольнити, оскаржені судові рішення належить скасувати, справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.
Порядок розподілу судових витрат вирішується за правилами, встановленими в статтях 141-142 ЦПК України. У частинах першій, тринадцятій статті 141 ЦПК України визначено, що судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.
Тому розподіл судових витрат здійснюється тим судом, який ухвалює (ухвалив) остаточне рішення у справі, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат (див. висновок у постанові Верховного Суду в складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 18 травня 2020 року в справі № 530/1731/16-ц (провадження № 61-39028св18)).
Керуючись статтями 400, 401, 411, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду
УХВАЛИВ:
Касаційну скаргу ОСОБА_3 задовольнити.
Рішення Печерського районного суду міста Києва від 20 вересня 2023 року та постанову Київського апеляційного суду від 24 червня 2024 року скасувати.
Справу № 757/7508/22-ц направити на новий розгляд до суду першої інстанції.
З моменту ухвалення постанови судом касаційної інстанції рішення Печерського районного суду міста Києва від 20 вересня 2023 року та постанова Київського апеляційного суду від 24 червня 2024 року втрачають законну силу.
Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Головуючий В. І. Крат
Судді: Д. А. Гудима
І. О. Дундар
Є. В. Краснощоков
П. І. Пархоменко
_03_03.png)
